Mitt i ett antal anmärkningsvärda varumärkeskrockar i USA som har kretsat kring “parodi” hundleksaker, inklusive Bad Spaniels-fallet som Högsta domstolen beslutade i juni, har Hermès segrat i något av en liknande kamp i Japan. I ett beslut den 26 juli gav Japan Patent Office’s Invalidation Board (“styrelsen”) Birkin-väsktillverkaren en vinst i sitt försök att få Dog Diggin Designs varumärkesregistrering för “HAIRMES” för användning på tillbehör för husdjur, inklusive hundleksaker , omvänt, där varumärkesnämnden fann att trots ett tidigare beslut om motsatsen, riskerar konsumenterna att bli förvirrade av det konkurrerande varumärket.
Styrelsen ställde sig på Hermès sida och ansåg att även om det franska lyxvaruföretagets HERMÈS-varumärke och hundleksaksföretagets användning av HAIRMES är olika – både till ljud och koncept, ger de ändå “ett liknande visuellt intryck” på grund av det faktum att de har samma första bokstav och samma fyra sista bokstäver, “vilket fångar konsumenternas uppmärksamhet.” Som ett resultat av detta sa nämnden att den har anledning att tro att det finns en viss grad av likhet mellan de två varumärkena.
Väger också till Hermès fördel i styrelsens ögon: likheten mellan utseendet på Dog Diggin Designs hundleksaker och designen – och färgen – på Hermès produktförpackning. (Färgkommentaren är slående med tanke på att styrelsen i ett separat ärende i våras fastställde att Hermès orange förpackning “inte erkänns för att indikera ursprunget för varor eller tjänster och särskilja dem från konkurrenter.”) Mot den bakgrunden, Osaka-baserade varumärken Advokaten Masaki Mikami rapporterade att styrelsen ansåg att Dog Diggin Designs, “med vetskapen om att HERMÈS-märket har blivit allmänt erkänt bland konsumenter i Japan, måste ha haft en avsikt att åka snålskjuts. [on] eller utspädd rykte [the] HERMÈS [brand].”
Dessutom noterade styrelsen den inte alltför olika karaktären hos Dog Diggin Designs erbjudanden och mode/livsstilsprodukter mer allmänt. (Det är trots allt värt att notera att Hermès säljer allt från hundhus i canvas och bärväskor till koppel och hundsängar och leksaker.) Därmed ogiltigförklarade nämnden den omtvistade varumärkesregistreringen i sin helhet.
Intressant nog står annulleringen i kontrast till resultatet av ett tidigare förfarande som Hermès inledde i ett försök att få Dog Diggin Designs varumärke ogiltigförklarat. Hermès väckte en talan om ogiltigförklaring efter beviljandet till Japans patentmyndighet (”JPO”) redan 2020, med argumentet att Dog Diggin Designs ryggade på sitt varumärkes berömmelse och attraktionskraft genom sin användning av HAIRMES-märket på varor som speglar varor. dess produktförpackning. I vad som skulle visa sig vara en preliminär vinst för Dog Diggin Designs fann JPO att det fanns en låg nivå av likhet mellan varumärkena och därmed en låg sannolikhet för att konsumenterna skulle bli förvirrade om källan/naturen till Dog Diggin Designs HAIRMES erbjudanden. Utan att ta hänsyn till Hermès produktförpackningsdesign avvisade JPO dess invändning och tillät Dog Diggin Designs sedan dess annullerade registrering att förbli intakt.
DEN STÖRRE BILDEN: Även om styrelsen inte verkade lägga alltför stor vikt i sitt beslut om att Hermès erbjuder sina egna husdjursförnödenheter, borde frågan ändå fungera som den senaste indikationen för varumärken som expanderar till kategorier utöver deras mest omedelbara erbjudanden kan visa sig vara särskilt användbart – inte bara ur inkomstsynpunkt utan också i tillämpningsscenarier. Hade styrelsen varit mindre övertygad i frågan om likhet, har Hermès en rad husdjursspecifika varor som den skulle kunna peka på för att täppa till eventuella produktspecifika luckor.
Detta är en påminnelse om att företag bör tänka på hur de konsekvent kan utöka sina befintliga varumärkesrättigheter. Ett sätt att göra det är att erbjuda ett bredare utbud av klasser av varor/tjänster, vilket är vad Hermès gjorde genom att omvandla sina befintliga livsstilserbjudanden till husdjursprodukter för att tillgodose sina hundägande (och djupa fickor) kunder. Ett annat vanligt sätt att åstadkomma sådan expansion är genom samarbeten och/eller licensavtal med andra företag som är specialiserade på – eller på annat sätt är kända för – sin produktion av vissa varor/tjänster. Det bästa och mest lägliga exemplet här är utvidgningen av Brand Barbie bortom leksaker och docktillbehör till allt från poolflottor med Barbie-tema till rosa såsade Barbie-burgare från Burger King, vilket Mattel uppnådde genom omfattande licensavtal.
Förutom att stärka varumärkesmedvetenheten och generera intäkter hjälper sådana här affärer – dvs. sådana där varumärken förgrenar sig till nya kategorier av varor/tjänster – dem att bredda sina varumärkesrättigheter. Detta kan i sin tur göra det möjligt för dem att framgångsrikt gå efter en bredare pool av intrång, inklusive i situationer där varorna/tjänsterna som påstås göra intrång inte är omedelbart relaterade.
Det finns argument att framföra om de potentiella riskerna/nacksidorna för varumärken som konsekvent expanderar till nya kategorier genom interna ansträngningar och/eller samarbeten, inklusive utspädning eller överexponering; vi har tidigare tagit upp dessa frågor (och kom med några svar) med avseende på Virgil Abloh/Off-Whites en gång väldigt långa partnerlista. Det verkar dock som om risken för utspädning skulle kunna vara ett mindre problem än tidigare på grund av pågående förändringar i arten/frekvensen av samarbeten, nämligen en anstormning av sammärkta kollektioner som går så långt som att se snabbmatskedjan McDonald’s slå sig ihop med Palace skateboards, Louis Vuitton samarbetar med Supreme, och till och med rivaliserande modeföretag som Fendi och Versace skickar co-branded varor längs banan. Resultatet är en till synes normalisering av sådana partnerskap och deras ibland oväntade erbjudanden. Hela tiden tjänar förmodligen den rutinmässigt begränsade – och ofta noggrant kontrollerade – karaktären av sådana samarbeten också till att begränsa problem för de inblandade varumärkena.
Hermès långsamma men stadiga expansion bortom traditionella lädervaror till saker som hushållsartiklar och hundkoppel är osannolikt att tappa bilden samtidigt som den fortfarande kan dra nytta av förhöjda/expanderande skydd för sina kända varumärken. Baksidan är kanske Mattels marknadsdominerande tillvägagångssätt i samband med den senaste lanseringen av Barbie-filmen. Vi kommer att hålla ett öga på hur det ser ut för leksaksjätten.